Contratos de Transferencia de Tecnología
“aquellos que tienen
por objeto la prestación de conocimientos científicos, técnicos, o empíricos,
que tienen o no un amparo por parte del derecho de la propiedad industrial y
que están destinados a la producción de bienes o servicios.”
En términos simples,
son los contratos por medio de los cuales se vende o se licencia, a cambio de
una contraprestación o a título gratuito, un bien intelectual consistente en un
conjunto de conocimientos, medios técnicos e información propios de una
actividad.
La UNCTAD señala que se
consideran transacciones de transferencia de tecnología los siguientes
contratos:
ü El suministro de conocimientos técnicos y de experiencia técnica en forma de estudios de viabilidad, planos, diagramas, modelos, instrucciones, guías, fórmulas, diseños técnicos básicos o detallados, especificaciones y material de formación, servicios que entrañan la aportación de material técnico, consultivo o directivo, y formación de personal.
l suministro de los conocimientos tecnológicos necesarios para la instalación, explotación y funcionamiento de plantas industriales y de material, y la entrega de instalaciones llave en mano.
ü El suministro de los conocimientos tecnológicos necesarios para adquirir, instalar y utilizar maquinaria, material, productos intermedios y/o materias primas que hayan sido adquiridas por compra, arrendamiento u otro medio.
Las características
generales de los contratos de transferencia de tecnología son las siguientes:
a) Son contratos
atípicos, es decir, no hay quien los regule, por lo cual son las partes
las que se encargan de acordar el contenido y efectos del contrato.
partes, de acuerdo con lo que se haya pactado en el contrato.
c) Son contratos
“intuito personae”, es decir, dependen de las cualidades y características
del proveedor de la tecnología y del beneficiario.
d) Generalmente, son
onerosos, destinados a generar un beneficio para ambas partes.
e) Generalmente, son
de tracto o ejecución sucesiva, es decir, se ejecutan de forma continua
y periódica.
Partes
Las personas naturales
deberán ser identificadas por su nombre, nacionalidad, domicilio y documento de
identificación. Las personas jurídicas por su nombre, lugar de constitución y domicilio.
Debe tenerse particular
cuidado en los contratos donde una misma parte involucra a más de una
Persona natural o
jurídica, las cuales no están domiciliadas en un mismo país.
Consideraciones
El objetivo final de
las partes será la transferencia por una de las partes, y la adquisición por la
otra parte, de una tecnología y del derecho a explotar esa tecnología.
Las consideraciones son
la exposición de las razones que llevaron a las partes a contratar.
Definiciones
Algunos contratos de
transferencia de tecnología pueden contener definiciones de determinados términos
de frecuente utilización en el contrato.
Objeto
del Contrato
Son las Cláusulas que hacen referencia al objetivo mismo del contrato y comprenden las características particulares del contrato que se celebra, los derechos y obligaciones de las partes y las cláusulas de exclusividad, si fueren del caso.
Remuneración
La remuneración puede
tomar diferentes formas según el tipo de contrato de que se trate y lo que acuerde
las partes:
ü El pago de “regalías”, cuya cuantía será calculada como resultado de una función de uso económico o de resultado (unidades de producción, unidades de servicio, ventas brutas, ventas netas).
ü El pago de honorarios por servicios y asistencia suministrada por personal experto.
ü La combinación de cualquiera o de todas las formas anteriores.
También existen formas
de remuneración
indirecta y no-monetaria:
ü Ingresos provenientes
de operaciones relacionadas, por ejemplo el suministro de materia prima.
ü Dividendos, por ejemplo en un contrato de joint venture donde la parte que suministra la tecnología puede obtener dividendos de la participación financiera.
ü Retroalimentación tecnológica: El conocimiento técnico del receptor de la tecnología puede ser revertido a quien la suministra, constituyéndose en una forma de remuneración no monetaria.
Es importante
establecer, en el caso de pagos de sumas de dinero, la moneda en que se efectuarán
dichos pagos y la tasa de cambio aplicable en caso de pactarse en moneda extranjera.
Obligaciones
de las partes
Estas cláusulas
estipulan los compromisos adquiridos por cada una de las partes.
Garantías
En muchas ocasiones,
los contratos de transferencia de tecnología contienen cláusulas relativas a
las garantías que otorga el titular del derecho.
Las más comunes hacen
referencia a:
ü El transferente
garantiza ser titular de la tecnología transferida.
ü El transferente
garantiza que sus atribuciones como titular son suficientes para permitir al
receptor utilizar la Tecnología trasmitida.
ü No infracción a los derechos
de terceros.
ü Validez del Derecho de
Propiedad Industrial involucrado en el Contrato.
ü Responsabilidad por los
daños causados por la tecnología licenciada.
Cláusulas
de confidencialidad
Tomando en
consideración la naturaleza del bien objeto de estos contratos, es usual que
los mismos contengan cláusulas de confidencialidad.
Que den el uso adecuado
a la información suministrada según las cláusulas que se hayan estipulado.
Vigencia
y terminación
Son las cláusulas que
hacen referencia a la duración del contrato y a las causas de terminación anticipada.
Registro
del Contrato
Generalmente los
contratos de transferencia de tecnología, por los derechos de
Propiedad Intelectual,
tienen que ser registrados en la Superintendencia de Industria y Comercio de
Colombia o, en el caso de software, en la Dirección Nacional de Derecho de
Autor.
La falta de registro,
en los casos en que la ley la exige, ocasiona que el contrato no surta efecto frente
a terceros.
En consecuencia, es
frecuente que los contratos contengan cláusulas que estipulen quién asumirá los
costos de registro.
Cláusula
Compromisoria
Es la estipulación por
medio de la cual las partes deciden someter las diferencias que surjan del
contrato a la decisión de un Tribunal de Arbitramento, en vez de la justicia
ordinaria.
Ley y
jurisdicción aplicable
Los contratos contienen
también una Cláusula que determina cual será la ley y la jurisdicción por la
cual deberán regirse, y a la cual las partes deberán sujetarse: Ejemplo: (leyes
de la República de Colombia).
Principales Contratos de Transferencia de
Tecnología
Los contratos más
utilizados para la transferencia de tecnología son los siguientes:
ü Licencia de derechos de
propiedad industrial y de know-how.
ü Cesión de derechos de
propiedad industrial.
ü Franquicias.
ü Alianzas estratégicas y
joint venture
- Contrato de Licencia
Es un negocio jurídico bilateral (contrato) por el cual el titular de un derecho
Autoriza a otra persona
a su uso, durante determinado tiempo y a cambio de una contraprestación o no.
Diferencia entre licencia y cesión
ü Cesión: Transferencia de la
totalidad de los derechos existentes
ü Licencia: Se confiere únicamente
la autorización de uso.
Licencia de patentes
La posibilidad de
otorgar licencias sobre patentes concedidas o en trámite de concesión para la explotación
de la invención patentada.
ü Licencias simples o licencias exclusivas:
Licencias exclusivas
son aquellas en que el licenciante se compromete a no otorgar similares
autorizaciones de explotación a favor de otros licenciatarios.
ü Licencias onerosas o licencias gratuitas:
Licencias gratuitas son
aquellas en que el licenciante concede al licenciatario el derecho a explotar
la invención sin que existan obligaciones correlativas a cargo del
licenciatario.
ü Licencias restringidas o licencias ilimitadas:
La licencia puede concederse
respecto de la totalidad de los derechos con que cuenta el titular, o puede
extenderse con ciertas restricciones, por ejemplo: que solo sea para un
territorio.
ü Restricciones territoriales:
ü Restricciones temporales:
La licencia se concede
sólo por un determinado tiempo.
ü Restricciones en materia de campo de
explotación:
La licencia se concede sólo para un determinado campo, por ejemplo sólo para el empaque de cárnicos.
Licencia de know-how
El objeto del contrato
es el conjunto de conocimientos secretos que posee el licenciante y que transmite
al licenciatario para que éste se beneficie de ellos.
Licencia de marcas
Se da en licencias
tanto de las marcas registradas como las
marcas en trámite de registro.
